Registro de Marcas e Patentes: o que é, como fazer e qual o papel do advogado

Apenas em 2021, foram registradas quase 160 mil marcas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), principal órgão do setor no Brasil. Entretanto, você sabe o que são marcas? E, no que elas diferenciam de patentes?

O processo de registro e manutenção de uma marca ou patente é uma seara jurídica repleta de oportunidades. Seja em departamentos jurídicos de médias ou grandes empresas, seja na atuação autônoma ou em escritórios especializados: profissionais do direito precisam estar preparados para advogar no âmbito da propriedade industrial. 

Por isso, neste artigo, reunimos os principais conceitos relacionados ao registro de marcas e patentes. Também elencamos os principais pontos de atenção para os advogados que precisam atuar na área. Confira! 

Entenda o que são marcas e patentes

Apesar de serem frequentemente mencionadas lado a lado, “marca” e “patente” não são sinônimos. Designam objetos distintos, com processos de registro e efeitos legais diferentes. 

Abaixo, veja como diferenciar os dois tipos de propriedade intelectual.

– O que é marca?

Marca é um sinal, nome ou imagem que tem por função identificar e distinguir produtos ou serviços. Por meio da marca, um produto ou serviço é, portanto, diferenciado de semelhantes. 

A Lei 9279/96, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI), define o que pode – e o que não pode – ser registrado como marca no país. O registro no INPI é o instrumento que garante a exclusividade sobre uma marca. 

A priori, quaisquer sinais distintivos visualmente perceptíveis podem ser registrados, conforme indicado no art. 122. 

Há, contudo, que atentar quanto à lista de elementos que não são passíveis de registro. A partir da redação do Art. 124, ficam estabelecidas mais de 20 situações em que o registro de marca não poderá ser efetuado. 

Entre os elementos que não podem ser registrados, estão

• brasões, medalhas, monumentos, emblemas, bandeiras e afins;
• expressões ou símbolos contrários à moral e aos bons costumes, que ofendam a honra ou imagem, ou atentem contra liberdades fundamentais – como a liberdade de crença, de culto, entre outras;
• sinais de caráter genérico, comum, vulgar ou simplesmente descritivo. 
• cores e suas denominações;
• indicações geográficas. 

– O que é patente?

O detentor de uma patente tem o direito de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto ou processo patenteado. Bem como, o direito de conceder licença para que um terceiro o faça.

Nesse contexto, a patente é nada mais que um título de propriedade, concedido pelo Estado. Esse título, por sua natureza, tem caráter temporário, com prazo de vigência pré-determinado. 

O ato de conceder a patente é, portanto, um ato administrativo declarativo, de reconhecimento do direito a um titular – no caso, o titular da patente. 

Assim, o objetivo último da patente é regular os direitos de propriedade, recompensando o titular frente a sua criação. É também, em última análise,  um instrumento de incentivo ao desenvolvimento tecnológico. 

Em semelhança às marcas, também as patentes estão reguladas pela Lei de Propriedade Industrial e devem ser registradas junto ao INPI. 

Não obstante, faz-se necessário reforçar que as patentes diferem das marcas, pelo seu objeto. Enquanto uma marca diz respeito aos caracteres e símbolos que identificam e distinguem algo –  um produto ou serviço, por exemplo – as patentes dizem respeito ao produto ou processo em si. 

A seguir, veremos como estão classificadas marcas e patentes, de acordo com a lei e com os órgãos regulatórios do setor. 

Tipos de marcas

Há pelo menos duas classificações para definir os tipos de marcas. Primeiro, o INPI estabelece que uma marca pode ser classificada como:

• Nominativa: formada por palavras, neologismos ou combinações de letras e números.  

• Figurativa: aquela que traz desenho, imagem, ideograma, forma fantasiosa ou figurativa de letras ou algarismos, ou ainda, palavras compostas por letras de alfabetos estrangeiros – como hebraico, cirílico, árabe, etc.

• Mista: quando há combinação, em uma mesma marca, de imagem e palavra.

• Tridimensional: ocorre quando, por meio da forma de um produto, é possível distingui-lo de outros produtos semelhantes.

Ademais, nos termos da lei, fica determinada uma segunda classificação para as marcas, de acordo com a sua natureza. Assim, estabelece o Art. 123, uma marca pode ser classificada também como:

I- Marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II – Marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III – Marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

E, por fim, há que se ter em mente que a Lei 9279/96 institui ainda as circunstâncias em que uma marca está passível de receber tratamento diferenciado. São duas as situações possíveis:

• 1º. quando se trata de Marca de Alto Renome:  são aquelas amplamente conhecidas e detentoras de prestígio no mercado. Conforme o disposto no Art. 125, à marca de alto renome está assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. 

• 2º quando se trata de Marca Notoriamente Conhecida: o Art. 126 estabelece proteção especial para aquelas marcas notoriamente conhecidas em seus ramos de atuação. 

Em sua atuação durante o processo de registro de uma marca, é fundamental que o advogado conheça as classificações de marca e identifique as implicações legais e processuais de cada tipo. 

A título de exemplo, a tentativa de registrar no INPI uma marca que guarda semelhança com outra notoriamente conhecida pode resultar em indeferimento do pedido. A aplicação errônea dos conceitos de marca nominativa, figurativa, mista ou tridimensional, por sua vez, pode atrasar o processo de registro já no seu princípio

Agora que você já conhece os tipos de marca, veremos a classificação de patentes. 

Tipos de patentes

A Lei de Propriedade Industrial (LPI) estabelece dois tipos de patentes principais. Ao iniciar o processo de registro, é mandatório que se escolha um dos tipos:

– Patente de Invenção (PI): diz respeito a uma nova tecnologia. Isto é uma solução criada para resolver a um problema técnico específico e existente. Dessa maneira, o INPI estabelece que as patentes de invenção podem versar sobre produtos ou processos. 

Dentre os produtos, pode-se incluir compostos, objetos, aparelhos, dispositivos. Uma nova lâmpada elétrica, ou um novo motor de caminhão, são exemplos de invenção de produto. 

Já as invenções do tipo processo fazem referência a novos métodos ou formas de fabricação. Um novo método para fabricação para a lâmpada, por exemplo. 

– Patente de Modelo de Utilidade (MU): trata-se da novidade que provoca melhorias no uso ou na fabricação de objetos de uso prático, tridimensionais e com aplicação industrial. Esses objetos podem ser utensílios ou ferramentas, por exemplo. 

Enquanto, no nosso exemplo anterior, a patente de invenção (PI) correspondia a uma nova lâmpada elétrica, a patente de modelo de utilidade (MU) poderia equivaler a uma lâmpada elétrica com nova regulagem remota de cores, por exemplo. 

Não obstante, o requerente pode solicitar também um Certificado de Adição de Invenção, diretamente relacionado à patente de invenção.  A adição corresponde a um aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido na invenção principal. 

Para que um pedido de adição seja concedido, faz-se necessário que a adição e a invenção compartilhem o que o INPI denomina de “mesmo conceito inventivo”. 

Não havendo correspondência no que tange ao conceito inventivo, e tendo sido indeferido o pedido de adição, é possível requerer então o pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade. Atente-se sempre para o prazo de recurso, período em que torna-se possível essa conversão no tipo de pedido. 

O papel do INPI no registro de marcas e patentes no Brasil

Criado por meio da Lei 5.648/70, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial é uma autarquia cuja finalidade é regular a propriedade industrial no país. 

Qualquer agente do direito que trabalhe com Propriedade Industrial (PI) seguramente estará em contato com o INPI, uma vez que o instituto, além de conceder patentes e registrar marcas, também regula e registra desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos integrados. 

Ademais, processos e procedimentos legais de transferência de tecnologia estão localizados sob o guarda-chuva de atuação do órgão. 

O INPI é ainda o responsável e mantenedor do PePI, sistema de Pesquisa em Propriedade Intelectual, faz a gestão de todos os custos relacionados ao registro de marcas e patentes, entre outros serviços. 

Por esse motivo, os advogados que atuarem no âmbito da Propriedade Industrial (PI), seja em escritórios, seja em departamentos jurídicos, precisam conhecer a atuação do órgão e os procedimentos legais efetuados por meio dos sistemas do mesmo. 

Registro de marcas e patentes: pontos de atenção para os advogados

Uma vez apresentados os principais conceitos técnicos relacionados ao registro de marcas e patentes, passamos ao processo de registro em si. 

A atuação do advogado inicia-se antes mesmo do registro, e não termina quando obtém-se o deferimento do pedido. Confira, passo a passo, como o profissional do direito pode atuar nesse contexto. 

– Orientação técnica inicial

Ao trabalhar na definição de uma marca ou na construção de um produto ou processo patenteável, o empreendedor ou inventor pode consultar um profissional da área jurídica em busca de orientação. 

Nesse contexto, é papel do jurídico fazer uma busca prévia – ou pesquisa de anterioridade. Esse estudo deve esquadrinhar as bases legais e os acervos existentes, no intuito de identificar se há marcas ou patentes similares já registradas e reconhecidas. 

No caso das marcas, o advogado ou consultor jurídico deve atentar não apenas aos sinais gráficos da marca, mas também às possíveis semelhanças de escrita ou de fonética. 

Propostas de marca demasiadamente similares a outras, já registradas, ou ainda, incluídas nas diretrizes indicadas no Art. 124 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), devem ser desaconselhadas. 

No caso da concessão de patente, o advogado pode verificar junto ao Centro de Documentação e Informação Tecnológica (CEDIN) do INPI a lista de produtos e processos patenteados. Se preferir, consulte as instruções de busca de patentes fornecidas pelo próprio instituto. 

A orientação técnica prévia, nesse contexto, tem o objetivo de mitigar problemas futuros. Há, desse modo, a possibilidade de prever e evitar fatores que podem levar ao indeferimento do requerimento de registro de marca ou concessão de patente. 

– Abertura do processo de registro

Outro aspecto do trabalho jurídico no âmbito da propriedade industrial se dá na abertura do processo de registro ou concessão. Para isso, primeiramente, é necessário que o advogado esteja de posse de toda a documentação necessária para que o processo seja iniciado. 

Com os documentos em mãos, deve-se realizar o cadastro inicial nos sistema do INPI. Depois, para dar continuidade, o instituto exige o pagamento das Guias de Recolhimento da União (GRUs), dentro do prazo de vencimento estipulado no documento. 

Após o pagamento, é hora de encaminhar o pedido para análise. De modo geral, tanto para marcas quanto para patentes, é essencial descrever em detalhes as características do elemento que será registrado, anexando o máximo de documentos comprobatórios. 

Com o pedido efetuado, resta ao advogado aguardar e acompanhar a análise – etapa que veremos a seguir. 

– Acompanhamento processual no INPI

Uma vez que se dá início o processo administrativo, é hora de acompanhar, pelos sistemas e publicações do INPI, a análise do seu pedido. 

Durante essa fase, o resultado do exame prévio da sua marca ou patente será publicado na Revista de Propriedade Intelectual (RPI) do INPI. A partir deste ponto, é possível que empresas contrárias ao seu registro apresentem petições de Oposição ou de Nulidade Administrativa. Por isso, é fundamental fazer o acompanhamento processual e agir de modo a defender os interesses do seu cliente. 

O INPI pode ainda fazer exigências formais ao longo do processo de análise. Isto é, pode solicitar documentações complementares, por exemplo. A ausência de resposta a essas exigências pode ocasionar regressão no andamento do processo. 

Ademais, caso o pedido de registro de marca ou concessão de patente venha a ser indeferido, pode o solicitante apresentar recurso, dentro de prazo pré-determinado – 60 dias contados a partir da publicação do indeferimento. 

Caso o pedido seja deferido, ainda há trabalho a fazer! No caso das patentes, a partir do deferimento, o solicitante tem 60 dias para fazer a solicitação de expedição da carta de patente. Deve também, em prazo determinado, realizar o pagamento das custas relacionadas à expedição. 

No caso das marcas, com o pedido deferido, faz-se necessário quitar a guia referente a emissão do certificado de marca, além de pagar também os custos relacionados ao primeiro decênio de vigência do certificado. O prazo ordinário é de 60 dias contados a partir da publicação do deferimento. Não havendo pagamento no prazo ordinário ou extraordinário (mais 30 dias), o registro de marca pode vir a ser arquivado. 

– Transações e operações de marca e patente

Mesmo naqueles casos em que o pedido é deferido e o certificado de marca ou carta de patente são emitidos, ainda há trabalho para o departamento ou consultor jurídico. 

Isso porque, como ativos da empresa, marcas e patentes podem passar por uma série de operações financeiras e legais. 

Um exemplo é a transferência de titularidade da marca, ou ainda a exclusão ou inclusão de cotitulares dela. O mesmo se aplica a patente, que como um bem, pode ser transferida por meio de cessão, venda, fusão, cisão, carta de arrematação, sucessão testamentária ou decisão judicial. 

Ao realizar operações ou transações de marca, o operador jurídico deve sempre consultar as diretrizes do INPI. Em muitos casos, é necessária a adequação legal do registro junto ao órgão. 

– Validade de marcas e patentes

Não obstante todo o trabalho realizado para a obtenção dos direitos de propriedade sobre uma marca ou patente, esses direitos são temporários. 

Assim, torna-se necessário realizar a manutenção do registro, atentando para os prazos de validade.

Conforme estabelecido no Art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), a Patente de Invenção (PI) vigorará pelo prazo de 20 anos e a de Modelo de Utilidade (MU) pelo prazo de 15 anos contados a partir da data do depósito. 

Por sua vez, o registro de marcas vigorará pelo prazo de 10 anos, renováveis sucessivamente pelo mesmo período, estabelece o Art. 133 da LPI.

Assim sendo, antes que o período de validade se finde, o titular da marca deve dar início ao processo de renovação e manutenção dos direitos. 

Como a Projuris pode ajudar na gestão de marcas e patentes?

Fazer a completa gestão dos direitos de titularidade de uma marca e patente, como demonstrado acima, não é tarefa fácil. Em médias e grandes empresas, que precisam gerir uma série de marcas e patentes – de diferentes produtos e processos – o nível de complexidade pode extrapolar a capacidade humana. 

Para economizar recursos, agilizar processos e assegurar o completo controle sobre esses ativos, o departamento jurídico pode contar com o módulo de Marcas e Patentes do Projuris Empresas. 

Por meio dessa plataforma de inteligência legal, os advogados da sua equipe podem manter uma lista atualizada de marcas e patentes, com todos os documentos relacionados, visualizando quais estão ativas, em situação de registro, ou extintas.

Ainda, é possível configurar alertas personalizados, para ser avisado sempre que um prazo de renovação se aproximar. Com isso, a empresa minimiza o risco de perder a titularidade de alguma marca ou patente. 

Para saber mais sobre como a Projuris pode ajudar na gestão de PI, solicite uma demonstração. 

A especialização em Propriedade Intelectual (PI)

A área do direito especializada em Propriedade Intelectual atua no acompanhamento e gestão de marcas e patentes. Entretanto, as atividades desse tipo de profissional podem ir além da Propriedade Industrial (marcas e patentes), versando também sobre direitos autorais e quaisquer outras questões relacionadas ao processo criativo humano.

Outrossim, o número crescente de escritórios especializados em PI – mais de 60 grandes escritórios dessa área foram lembrados na pesquisa Análise Advocacia de 2021 – indica que há demanda na área. 

Para saber mais sobre PI, conferir as principais legislações sobre esse tema e descobrir omo dar os primeiros passos na área, acesse o nosso Guia Completo. 

Perguntas frequentes

Conclusão

Conclui-se que, para a atuação jurídica na gestão de marcas e patentes, é fundamental conhecer e diferenciar os trâmites processuais definidos para cada tipo de propriedade intelectual. 

Ademais, é seguro que o operador jurídico precisará conhecer a fundo as diretrizes e sistemas do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), principal órgão regulador desse setor. 

E, por fim, fica demonstrado que o trabalho dos advogados nessa seara se estende para além do mero processo de registro. Seja no âmbito consultivo, no pré-registro, seja no contencioso, quando do litígio pelos direitos de registro e titularidade, são diversas as oportunidades de atuação para os profissionais do direito. 

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• Gestão de marcas e patentes: como fazer de forma eficiente
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